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坂野国際特許事務所
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ホーム＞判例集に関するご案内＞大合議事件集 ＞ 事例3(平成17年（行ケ）第10042号 特許取消決定取消請求事件、特許権、発明の名称 偏光フイルムの製造法（特許番号：第3327423号）
判決言渡日 平成17年11月11日
| 事例2 平成17年（行ケ）第10042号 特許取消決定取消請求事件 |
目次
＜概要＞
＜結論＞
＜解説＞
＜まとめ・余談＞
本サイトは、上記＜概要＞、 ＜結論＞、 ＜解説＞及び＜まとめ・余談＞で構成されています。項目をクリックすると当該説明の箇所へジャンプします。時間のない方は、概要、結論、まとめ・余談等を先に読まれると良いかもしれません。
より理解を深めたい方は、解説を参照すると良いかもしれません。更に理解を深めたい方は、実際に判決文と、特許明細書を入手して分析をする事をお勧めします。
＜概要＞
大合議事件について集めたものの一部をご紹介します。事例３（平成17年（行ケ）第10042号 特許取消決定取消請求事件、特許権、発明の名称 偏光フイルムの製造法（特許番号：第3327423号）
判決言渡日 平成17年11月11日）は、サポート要件、実験データ等に関する裁判例です。
争点は、サポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無、実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否、特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否ですが、ここでは、特に明細書作成時、中間処理に利用できそうな部分に焦点を絞って解説してみます。
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＜結論＞
特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは，上記(１)で1説示したとおりである。そして，上記(2)から明らかなとおり，本件発明は，特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり，いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ，このような発明において，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。
(判決文抜粋）
参考：上記判決文抜粋中の、「上記(1)」の抜粋は以下の通りです。
上記（１):
「(１) 特許法旧３６条５項は，「第三項四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している（なお，平成６年改正法により，同号は，同一文言のまま特許法３６条６項１号として規定され，現在に至っている。以下「明細書のサポート要件」ともいう。）。
特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧３６条５項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成１５年法律第４７号附則２条９項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告，特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。
以下，上記の観点に立って，本件について検討することとする。」 (判決文抜粋）
上記判決文抜粋中の、「上記(２)」の抜粋は以下の通りです。
上記（２):
「(２) 本件明細書の特許請求の範囲の記載について
本件発明１に係る本件請求項１には，ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，原反フィルムとして厚みが３０～１００μｍであり，かつ，熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）との関係が式（Ⅰ）及び式（ⅠⅠ）の二式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルム（ＰＶＡフィルム）を用いる製造法が記載されている。また，本件発明２及び３に係る特許請求の範囲の請求項２及び３は，いずれも本件請求項１を引用するものである。」(判決文抜粋） |
本例は、サポート要件に関するものでありますが、同時に、実験成績証明書が認められないケースの例としても参考になります。
本例を通じて、サポート要件を改めて学びなおすと共に、どの様な実験成績証明書であれば、有効であるのか、今一度検討の余地がありそうです。この例とは別に、実験成績証明書が認めれたケースも把握しておりますので、順次紹介していく予定です。
逆の判例：実験成績証明書が認められた事例：H15（行ケ）第４６７号 特許取消決定取消請求事件
－近日中に紹介予定－
この判例から、明細書作成時に気を付けなければならない点は、どの様な点でしょうか？また、どの様な実験成績証明書が有効なのでしょうか？
それでは、より具体的に内容を解説していきます。
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＜解説＞
特許第3327423号の請求項１記載の発明は、以下の通りです。
「【特許請求の範囲】
請求項１
ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，原反フィルムとして厚みが３０～１００μｍであり，かつ，熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処理工程で１．２～２倍に，さらにホウ素化合物処理工程で２～６倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。
Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３ ・・・・（Ｉ）
Ｘ≧６５ ・・・・（ＩＩ）
但し，Ｘ：２ｃｍ×２ｃｍのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）
Ｙ：２０℃の恒温水槽中に，１０ｃｍ×１０ｃｍのフィルム片を１５分間浸漬し膨潤させた後，１０５℃で２時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）。
」（以下、本件発明という。）です。
まず、結論から述べると、判決文によれば、
「そうであれば，発明の詳細な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開示せず，本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに，特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，明細書のサポート要件に適合させることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。」としています。
つまり、サポート要件を判断するに当たり、１、まず、明細書の記載を検討する、２．本件出願時の当業者の技術常識を参酌する、３．実験成績証明書を参酌する、というアプローチを経た後、サポート要件を満たさないという判断がなされております。
その理由は、下記の記載となります。すなわち、判決文によれば、
「本件請求項１に記載された構成を採用したことが記載されているものの，その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては，特定の完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の値を有するＰＶＡフィルムから，高度の耐久性を持ち，かつ，高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと，特定の完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の値を有するＰＶＡフィルムから，耐久性が十分でなく，高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。」と判示しています。
つまり、実施例が２つと、比較例が２つしかないことを挙げています。さらに、これ以外の明細書の記載からも、当業者が理解できるものであったことを認めるに足る証拠はないとしています。
原告(権利者側）が、サポート要件を満たすことの根拠として、明細書の記載を挙げている部分は、以下の通りです。判決文によれば、
「また，本件明細書の段落【００１３】には，熱水中での完溶温度（Ｘ）が６５℃以下のＰＶＡフィルムでは，延伸時にフィルムが一部溶解したり劣化が起こったりして，実用にならないことが記載されている。したがって，熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）との関係が式（Ｉ）及び式（ＩＩ）の二式が限定する範囲内であるＰＶＡフィルムが，偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏することは，当業者であれば容易に理解できることである。」、または、
「本件明細書（甲３）の発明の詳細な説明には，熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）との関係が式（Ⅰ）及び式（ⅠⅠ）の二式で示される範囲である特定のＰＶＡフィルムが，「ポリビニルアルコール系フィルムの製膜時の乾燥条件，あるいは製膜後の熱処理条件等を調整することにより作製できる」（段落【００１２】）ことが記載され，また，実施例としては，特許権者が最良と考える実施例が二つ記載されている。したがって，本件発明は，特許請求の範囲の請求項に係る発明が，発明の詳細な説明に記載された発明と実質的に対応しており，また，上記審査基準の内容とも合致している。」の部分です。
ここで、取消決定によれば、決定は、
「どのような製造条件（ＰＶＡの重合度，乾燥基材，乾燥温度，乾燥時間，等）であれば，上記二式を満たし，かつ，偏光性能及び耐久性能が優れたフィルムが得られるのか，本件特許明細書（注，本件明細書）の発明の詳細な説明を参酌しても不明瞭である。したがって，本件特許明細書は，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成
及び効果が記載されたものとも認められない。」（決定謄本４頁第３段落」というものです。
判決文はどうでしょう？判決文によれば、
「(３) 特許法旧３６条５項１号違反の有無の判断に当たり，甲６証明書記載の実験データを参酌することができないことは，以下のとおりである。
ア 甲６証明書記載の実験内容との関係における参酌の可否
(ア) 甲６証明書記載の実験と本件明細書記載の実施例の実験条件を比較すると，以下のとおり，大きく異なっている。
ａ 本件明細書記載の２点の実施例の乾燥温度，乾燥時間及び乾燥基材は，それぞれ３０℃～４０℃，２４時間及びＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）であるのに対し，甲６証明書記載の実験１ないし８では，乾燥温度，乾燥時間がそれぞれ８５℃～１０２℃，２分～１０分，そして乾燥基材については実験１ないし３がＰＥＴ，実験４ないし８がＳＵＳ（注，ステンレス鋼）である。
ｂ 上記実験条件のうち，乾燥温度に着目すると，甲６証明書記載の実験１ないし８における乾燥温度は，水の沸点近傍の温度である８５℃～１０２℃であって，本件明細書記載の実施例１，２における常温近傍の３０℃～４０℃とは大きくかけ離れ，水の状態変化及び乾燥時間も併せて考慮すれば，両者は乾燥条件において大きく異なるものである。
ＰＶＡのガラス転移温度は約６５℃～８５℃であって（上記第４の１(２)のイ(イ)掲記の乙１，２），乾燥温度がガラス転移温度よりも高い場合（甲６証明書記載の実験１ないし８）と低い場合（本件明細書記載の実施例１，２）とではＰＶＡの組織状態に与える影響が大きく異なることが普通に予測される。また，甲８文献の記載によれば，ＰＶＡは，熱処理温度が３０℃～１００℃の範囲であっても，熱処理温度に応じて結晶化度が異なるとされているところ，本件明細書記載の実施例と甲６証明書記載の実験１ないし８とでは乾燥温度が異なり，その乾燥温度に応じて異なる結晶化度を呈するものである。したがって，これらの点からも，両者は実験条件が大きく異なるものである。
なお，乾燥条件に関する実験条件は大きく異なるものではないとする原告の主張は，上記の理由からも失当であるが，更にいえば，乾燥温度を２００℃，３００℃にしても，乾燥時間を短くすれば結果は同じとする主張に等しく，明らかにその材料のガラス転移温度，軟化温度，水の状態変化等を無視したものであり，失当である。
ｃ 乾燥基材についても，甲６証明書記載の実験１ないし８のうち，半数以上に当たる実験４ないし８が本件明細書記載の実施例で用いられているＰＥＴとは異なるＳＵＳが使用されている。何ゆえ，わざわざ異なる乾燥基材を用いるのか，その意図が不明であるが，乾燥基材の
材料が異なることで乾燥過程における基材が有する熱的特性も異なることが普通に予想されるから，異なる乾燥基材を用いた実験４ないし８は，この点においても，本件明細書記載の実施例とは実験条件が異なるものである。」としています。
最終的に、以下のように結論付けて、実験成績証明書の実験データは参酌できないとしています。すなわち、判決文によれば、
「(イ) 上記のとおり，甲６証明書記載の実験１ないし８は，乾燥温度と乾燥時間が本件明細書記載の実施例のものと大きく異なり，かつ，甲６証明書記載の実験４ないし８及び比較実験１，２は乾燥基材が本件明細書の実施例と異なるものであって，総合的にみて本件明細書記載の実施例の実験条件とは大きく異なるものであるから，甲６証明書記載の実験データは，本件明細書記載の実施例及び比較例を補足するものではなく，新たな実施例の追加である。したがって，特許法旧３６条５項１号違反の有無の判断に当たり，その実験データを参酌することはできないものである。」としています。
つまり、特許庁側では、製造条件（ＰＶＡの重合度，乾燥基材，乾燥温度，乾燥時間，等）のサポートがないことを挙げております。
裁判所において、提出された実験成績証明書を参酌して、サポート要件を満たすかどうかの判断を行うに際して、比較検討しています。その結果、乾燥温度は、実施例では、３０～４０℃であるのに対して、実験成績証明書では、８５～１０２℃と大きくかけ離れている点を指摘し、さらに一部のデータにおいては、乾燥基材も異なり、両者で実験条件が大きく異なる点を指摘し、提出された実験成績証明書は、実施例を補足するものではなく、新たな実施例の追加としています。
そうすると、明細書記載の実験条件で実験成績証明書を提出すれば、参酌される可能性も残されていたことが分かります。すなわち、この例では、３０～４０℃の乾燥温度、24時間の乾燥時間、使用する乾燥基材は、PET等、明細書の記載を補足する実験データであれば、有効かもしれないことを示しています。
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＜まとめ・余談＞
この事例にも学ぶべきものがたくさんあります。この事例は、数値限定の範囲を特許請求の範囲に記載する場合、将来、数値限定の範囲を特許請求の範囲に記載する可能性がある場合に、どの程度明細書を充実させる必要があるのか、臨海的意義、技術的意義の程度を把握するするのに、参考になるケースとなります。
また、この判例は、記載不備の拒絶に対して、実験成績証明書を提出する場合の仕方も教示しているように思われます。例えば、明細書に記載された条件等に従って、実験成績証明書を提出していれば、逆の判断がなされたかもしれません。
上流で解決できるように、数値限定の範囲の臨海的意義までなくても、技術的意義は記載しておく必要があることが分かります。範囲の内側と外側の場合で、所望の発明の効果が得られるのか得られないのか、しっかり記載が必要となります。
この判例は、記載不備に対して、一律に実験成績証明書の提出は無意味であることを示すものではなく、実施例を補足するものであれば、実験データが参酌されて、有効に働く可能性がある一方で、実験条件が異なる実験成績証明書の提出は、新たな実施例の追加にあたり、参酌されない傾向にあることを示しています。
要約すると、出願時には、臨海的意義等の記載を行う、条件をしっかり記載するなどが必要であり、中間処理時に、実験成績証明書を提出する場合には、実施例の補足の範囲(同じ製造条件での実験データ)を用意する必要があることを教えてくれています。
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